1. 상표취소소송 성공사례 요약
오늘 저희는 이재희 변리사가 성공적으로 이끈 상표취소소송 성공사례를 소개해드리고자 합니다.
이재희 변리사가 글로벌 운동화 업체인 “뉴발란스”를 대리하여 뉴발란스 운동화를 카피하는 자(펀의상 “상대방”이라고 지칭하겠습니다)의 상표권을 취소시킨 사례입니다.
이 사건에서 상대방은 자신들이 등록한 상표를 변형하여 “뉴발란스”의 상표와 유사한 형태로 사용했으며, 이로 인해 소비자들이 그들의 제품을 “뉴발란스”의 운동화로 오인할 수 있는 상황이 발생했습니다.
소비자들이 상대방이 판매하는 운동화를 보고 “뉴발란스”의 운동화로 착각할 수 있는 상황이므로, 상대방의 모방 판매를 중지시키기 위해 상대방의 상표권 취소를 진행했습니다.
2. 상표취소소송의 근거: 현행 상표법 제119조 제1항 제1호
이러한 상황에 대응하여, 이재희 변리사는 현행 상표법 제119조 제1항 제1호에 근거하여 상대방의 상표권 취소를 진행했습니다.
해당 법조항은 등록상표를 그대로 사용하지 않고 고의로 변형하여 소비자로 하여금 타인의 상품으로 혼동을 불러일으키는 행위를 취소 사유로 명시하고 있습니다.
이는, 고의로 타인의 인지도에 편승하여 이익을 얻으려는 행위를 규제하기 위해 제정되었습니다.
이재희 변리사는 상대방이 부착한 변형된 표장이 소비자들로 하여금 “뉴발란스”의 상품으로 혼동하게 함으로써 부당한 이익을 취하고 있다고 판단하였습니다.
따라서, 상대방의 상표권에 현행 상표법 제119조 제1항 제1호의 취소사유가 있음을 토대로 상표등록취소 소송을 진행했습니다.
3. 상대방 측의 반론
상대방 측은 이 사건에 대한 자신들의 입장을 방어하기 위해 몇 가지 주요 주장을 펼쳤습니다.
먼저, 자신들의 상표 표기가 운동화의 측면에 위치한 것이 아니라, 운동화의 혀 부분에 있다고 강조했습니다.
상대방은 혀 부분에 있는 표장이 등록상표와 정확히 일치한다고 주장했습니다.
또한, 상대방은 자신들의 행위에 고의성이 없었다는 점을 강력히 주장했습니다.
4. 상표취소소송 승리를 위한 이재희 변리사의 전략
이에 이재희 변리사는 운동화의 측면과 혀 부분 모두 상표 표기에 해당될 수 있으며, 특히 운동화의 경우 상표 표기가 측면에 주로 사용되는 것이 일반적이라고 반박했습니다.
더욱이 “뉴발란스”가 국내외에서 잘 알려진 저명한 브랜드임을 강조하며, 상대방의 고의성을 추정할 수 있는 여러 정황을 제시했습니다.
또한, 상대방에게 이미 상표권 침해금지 및 부정경쟁행위 금지 가처분신청에 대한 문서가 송달된 사실을 명시하여 고의성을 명확히 했습니다.
5. 결론
최종적으로 특허법원은 상대방이 등록상표를 고의로 변형하여 소비자들이 타인의 상품으로 혼동하게 한다는 사실을 인정하고, 상대방의 상표권에 취소 사유가 존재한다고 판단했습니다.
이를 통해, 이재희 변리사와 뉴발란스는 상대방의 등록상표를 취소시킬 수 있었습니다.
