신규성은 출원한 발명이 출원 전 공개된 기존의 기술과 동일한지 여부를 판단합니다.
구체적으로는, 출원한 발명의 청구범위의 내용과 출원 전 공개된 기존의 기술을 비교하여 동일한지 여부를 판단합니다.
하지만, 진보성은 출원한 발명이 기존의 기술과 다름을 전제로 얼마나 차별화되는지에 대한 판단입니다.
이에 대한 판단은 전적으로 심사관 개인에 의해 이루어집니다. 따라서, 주관이 많이 개입될 수 밖에 없습니다.
물론 최소한의 객관성을 담보하기 위해, 심사관은 ‘통상의 기술자’의 수준에서 진보성을 판단해야합니다.
통상의 기술자란 출원한 발명이 속한
분야에서의 통상적인 수준의 지식을 가진 자를 의미합니다. 분야마다 조금씩 다를 수 있으나, 통상적인 수준이란 보통 학사 또는 석사 정도의 수준을 의미합니다.
다만, 여전히 1인의 심사관에 의해 판단된다는 점은 변함이 없기 때문에 심사관마다 각각 다른 결론이 내려질 수 있습니다.
실제로 제가 업무를수행하면서 거의 유사한 내용의 발명을 가지고 동시에 2건의 출원을 했을 때, 하나는 특허결정되고 나머지 하나는 거절된 사례도 있었습니다.
심사관의 판단이 무척 중요하게 작용합니다. 물론, 변리사 또는 출원인이 발명의 차별성에 대해 심사관을 잘 설득하는 것이 진보성 인정여부에 가장 중요하게 작용합니다.
아래에서는, 진보성을 규정하고 있는 법 조항을 분설하여 신규성에 대해 살펴보겠습니다.
진보성은 특허법 제29조 제2항에서 규정되고 있습니다.
구체적으로 진보성 판단의 시점, 판단하는 자의 지식수준, 판단방법에 대해 규정하고 있습니다. 아래에서는 이 3가지에 대해 설명드리겠습니다.
진보성 판단의 시점: 특허출원 전에
진보성 판단 기준 중 “시기적 요건”이 명시되어 있습니다.
기술의 수준이란 시간에 흐름에 따라 변화되기 때문에 명확한 시점이 있어야 판단이 가능합니다.
따라서, 특허출원 “전”에 라고 명확히 규정하고 있습니다.
어떤 기술이 출원시점보다 빠르게 공개되었다면, 출원된 발명의 진보성 판단을 위해 인용될 수 있다는 것이지요.
출원인이 5월 3일 15시에 출원을 하였는데 제3자의 기술이 5월 3일 12시에 공개되었다면 특허출원 “전”에 공개된 것이므로 제3자의 기술을 출원인의 발명의 진보성 판단의 근거로 활용될 수 있습니다.
판단하는 자의 지식수준: 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람
주관성이 강하게 개입할 수 밖에 없는 진보성이기에 판단하는 자의 지식수준에 대해서 법조문에서 명시하고 있습니다.
특허성을 심사관들은 모두 다른 지식수준을 가지고 있지만, 진보성을 판단하는데 있어서는 자신이 “그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람”이라고 생각하고 판단을 합니다.
최소한의 객관성을 확보하려는 장치입니다.
“그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람”은 보통 통상의 기술자라고 합니다. 심사관들은 모두 통상의 기술자에 빙의해서 판단을 해야하는 것이죠.
통상의 기술자의 수준에 대해서는 특허법원 판례에서 언급하고 있습니다.
통상의 기술자는 “출원시를 기준으로 그 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 연구개발을 위하여 통상의 수단 및 기술을 자유롭게 구사할 수 있으며, 출원시를 기준으로 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자”라고 정의합니다.
변리사인 제가 봐도 무슨 말인지 정확히는 모르겠습니다.
하지만, 실무상 통상적인 수준이란 보통 학사 또는 석사 정도의 수준을 의미합니다.
심사하는 과정에서 대부분 심사관님들은 통상의 기술자를 높여서 판단하시고, 변리사들은 이를 낮추기 위해 노력합니다.
판단방법: 기존의 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면
진보성은 여러 개의 기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 경우에 부정됩니다.
예를 들어서, 빨간색과 파란색 2가지 색으로 필기할 수 있는 볼펜과 파란색과 노란색 2가지 색으로 필기할 수 있는 볼펜이 있다고 가정해보겠습니다.
이러한 상황에서, 빨간색, 파란색 및 노란색 3가지 색으로 필기할 수 있는 볼펜에 대해 출원한다면 신규성은 문제가 되지 않습니다. 기존에 있는 두 볼펜과 다르기 때문입니다.
하지만, 심사관은 기존에 있던 두 볼펜을 조합하면 충분히 3가지 색으로 필기할 수 있는 볼펜을 만드는 것은 어렵지 않다고 생각할 수 있습니다.
그렇다면 심사관은 3가지 색으로 필기할 수 있는 볼펜의 진보성을 부정하겠죠.
보통 2개~4개의 기존의 발명을 조합하는 진보성을 부정하는 경우가 많습니다. 이처럼, 진보성을 인정받는 과정은 꽤나 어렵습니다.
분명히 개발할 때는 무척 혁신적이라고 생각했지만, 동일하거나 유사한 목적의 기술들이 이미 존재하는 경우가 많습니다.
다만, 심사관도 과도하게 많은 기존의 발명을 조합할 수는 없습니다. 진보성을 판단하는데 있어 조합하는 발명의 개수가 없다면 진보성을 인정받기는 너무나 어려울 것입니다.
보통, 조합하는 기존의 발명의 개수가 5개가 넘어간다면 심사관들도 부담을 느낍니다.
그렇게나 많은 기존의 발명을 조합해서야 출원한 발명에 도달할 수 있다면, 기존의 기술들과 많은 차별점이 있는 것이고 진보한 발명이라고 볼 수도 있기 때문이죠.
이번 포스트는 특허요건 중 하나인 진보성에 대해서 다뤄봤습니다. 특허출원을 준비 중 이라면 특허출원에 관한 다른 포스트도 살펴보세요!
